Propriedade Intelectual

O caso do Grand Gateau Paris 6 – invenção, exclusividade de marca e trade dress

Em setembro de 2016, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou a sentença que negou o pedido de indenização pretendido pelo Restaurante Paris 6 e decidiu que Freddie Restaurante não está proibido de usar a palavra “gateau” em sua sobremesa “Freddie Gateau”.

“Beira ao absurdo que a ré queira impedir a autora ou terceiros de servir um pequeno bolo num pote com um picolé na diagonal, calda e ingredientes diversos, ao argumento de que se trata de conjunto de imagem original e singular”. (TJSP. APL 11147162920148260100).

O Restaurante Paris 6 alegou que seu sócio e fundador depositou junto ao INPI registro das marcas mistas e nominativas “Grand Gâteau Paris 6” e “Grand Gâteau P6”, referentes à famosa sobremesa servida nesse restaurante. De acordo com o Restaurante Paris 6, a sobremesa “Freddie Gateau”, do concorrente Freddie Restaurante, estaria supostamente violando sua marca, bem como o trade dress (representação visual) de sua sobremesa.

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Patente e exclusividade

Em primeiro lugar, o TJSP analisou se o intuito do Restaurante Paris 6 não teria sido patentear a sobremesa “Grand Gateau Paris 6” como invenção. Embora o Paris 6 tenha negado seu intuito de patentear a sobremesa, o TJSP considerou que o verdadeiro objetivo do restaurante foi, sim, de obter a exclusividade de um invento.

Contudo, a receita que o restaurante pretendia proteger não é passível de proteção como invenção, já que não atende aos requisitos previstos no art. 8° da Lei n° 9.279/1996 – “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”:

  1. Novidade – aquilo que ainda não foi divulgado para o público. Isso é, protege-se como exclusiva a invenção que ainda não é de conhecimento do público.
  2. Atividade Inventiva – quando, “para um técnico no assunto, [a invenção] não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (art. 13 da Lei n°279/1996)
  3. Aplicação Industrial – aplicação da invenção por diversos tipos de indústria.

No caso em tela, o Grand Gateau Paris 6 não se trata de uma invenção patenteável, já que “não é nova ou original, pois mero desdobramento de receita mundialmente conhecida, decorre de maneira evidente do estado da técnica, pois consiste em ligeira variação de fórmula já sabida, além do que não é passível de aplicação industrial”.

Força da marca registrada

Mesmo que a sobremesa não seja passível de proteção como invenção, o Restaurante Paris 6 depositou as marcas “Grand Gateau Paris 6” e “Grand Gateau P6” junto ao INPI também com a finalidade de obter exclusividade sobre o nome de sua sobremesa.

Para que uma marca funcione, ela precisa ser forte o bastante para ser protegida e distintiva o suficiente para que a origem do produto seja facilmente identificada. No presente caso, contudo, o TJSP considerou que a expressão “gateau” não é adequada como marca, pois “traduz atualmente expressão de uso comum e significado difundido de bolo quente de chocolate”. (TJSP. APL 11147162920148260100). Além disso, o relator concluiu que a inclusão dos nomes “Paris 6” e “Freddie” qualificando a palavra “gateau” é suficiente para evitar que os consumidores se confundam quanto à origem da sobremesa.

Proteção ao trade dress

Por fim, o acórdão do TJSP analisou o argumento de que o Freddie Restaurante teria violado o trade dress da sobremesa do Restaurante Paris 6. Trade dress nada mais é que a representação visual do produto, abrangendo fatores como forma, cor, tamanho, etc. E, embora a apresentação dos produtos mereça tutela jurisdicional, o TJSP considerou que não há, efetivamente, uma representação visual passível de proteção no caso do Grand Gateau, pois, como reconhecido pelo próprio Restaurante Paris 6, sua sobremesa nada mais é que um “bolo colocado em um pequeno recipiente conhecido como “ramequin”, com um sorvete inserido na diagonal, tudo acondicionado em um prato maior, com calda e demais ingredientes no topo”. (TJSP. APL 11147162920148260100).

Moral da história

Não basta apresentar um pedido de registro de marca junto ao INPI para garantir exclusividade da marca ou mesmo do conjunto de imagem do produto. Para que haja efetiva proteção jurídica, é fundamental que exista algum traço distintivo capaz de diferenciar determinado produto de outros do mesmo estilo.

Se o TJSP tivesse concedido exclusividade à marca e trade dress ao Grand Gateau, ninguém mais poderia preparar a “singela e difundida” sobremesa vendida no Paris 6, “consistente de colocar sobre um petit gateau sorvete e creme”. (TJSP. APL 11147162920148260100).

Acesso ao acórdão e outros

(1) TJSP. Apelação 11147162920148260100. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial. Relator: Des. Francisco Loureiro. Data de Julgamento: 21/09/2016. Data de Publicação: 22/09/2016.

(2) Migalhas. Restaurante Paris 6 não consegue exclusividade sobre receita de sobremesa. 10/01/2017.

(3) INPI. Marca – Mais Informações.

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A importância da pesquisa de anterioridade para o registro de marca

Você teve uma ideia genial, montou uma equipe competente e confiável para desenvolver essa ideia, criou seu MVP (do inglês Minimum Viable Product) e já está se preparando para buscar investimentos para seu negócio.

Paralelamente, já iniciou um trabalho para escolher a marca que mais representa sua proposta e que mais destaca seu produto no mercado. Você sabe bem que a construção da sua imagem, a divulgação da sua marca e a fidelização de clientes e parceiros são pontos fundamentais para o sucesso do seu empreendimento.

Definida a marca ideal, você começa a se dedicar a duas tarefas importantíssimas para garantir o registro de sua marca:

  1. Verificar se sua marca não esbarra nos impedimentos previstos no artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial – LPI (Lei nº 9.279/96):
  1. Pesquisar se se essa marca que você escolheu (ou mesmo similares) já foi objeto de registro na mesma classe que você pretende registrar ou se está, realmente, disponível.

Descobrir se determinada marca foi registrada anteriormente no Brasil não é mais tão complicado, pois o próprio INPI possui uma ferramenta de busca de marcas e patentes em sua página na internet. Vale avisar, porém, que essa ferramenta, embora muito prática, não substitui a pesquisa nas publicações veiculadas na Revista da Propriedade Industrial.

Agora que você já se dedicou a essas atividades, você observou que, além de não esbarrar em qualquer dos impedimentos do art. 124 da LPI, sua marca encontra-se, aparentemente, livre de outro registro anterior na mesma classe. Sinal verde? Não necessariamente.

Além de ser uma novidade relativa, isso é, de sua marca ser inovadora para a classe, ela ainda não pode coincidir com as chamadas marcas notoriamente conhecidas.

As marcas notoriamente conhecidas estão definidas no art. 126 da LPI, e dizem respeito àquelas marcas que, mesmo não estando registradas no Brasil, possuem proteção no País em razão da inviolabilidade concedida às marcas internacionalmente conhecidas e para evitar a confusão dos consumidores.

Embora a tutela das marcas notoriamente conhecidas não exija registro prévio no INPI, essa proteção deve respeitar o princípio da especialidade, pelo qual apenas são afetadas as classes em que essas marcas impactam.

Mas quem define o que é uma “marca notoriamente conhecida”? O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que essa definição é competência do INPI.

Ok. E como isso pode, efetivamente, afetar a sua vida? Nada melhor que esclarecer o impacto dessa informação para seu empreendimento com um exemplo: Recentemente vi uma empresa que atua no segmento de perfumaria há cerca de dez anos e que possui marca registrada no INPI ter que modificar sua marca em atendimento a uma ordem vinda diretamente da Espanha, onde empresa com a mesma marca atua nesse segmento mercadológico há mais de quarenta anos.

Não bastasse a dor de cabeça gerada por essa situação, os custos envolvidos na alteração da marca e as perdas em termos de confiança do consumidor já devem ser suficientes para lhe fazer repensar a importância dada à pesquisa de anterioridade para a marca que pretende registrar.

PROPRIEDADE INTELECTUAL: conceito, modalidades e relevância para startups

Em 2013, pesquisa realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em parceria com o Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade (IBPQ) e com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) revelou que ter seu próprio negócio figura como prioridade para 34,6% dos brasileiros.

Muitos desses brasileiros terão ideias que consideram geniais e infalíveis, mas poucos desses tomarão os passos necessários para executar (e proteger) suas ideias. Como bem explicou Michael Dell, fundador da Dell, as ideias são commodity, mas sua execução não é.

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(Fonte: STARTUP QUOTE).

Então, você, que já decidiu colocar em prática sua ideia visionária, deve estar se perguntando o que deve fazer para proteger essa ideia. E mais: é possível proteger uma ideia?

Já vamos adiantando que as ideias, por si só, não são passíveis de proteção. Como assim? A propriedade intelectual não abarca as ideias em si porque prevalece o entendimento de que elas são bens de livre circulação. A proteção surge a partir da externalização dessa ideia: só se protege o que já foi criado.

Mas o que vem a ser, exatamente a propriedade intelectual?

Propriedade intelectual é um mecanismo jurídico que engloba os direitos relativos às invenções humanas e que possuem valor econômico em diversos segmentos, tais como:

  • descobertas científicas;
  • obras literárias, artísticas e científicas;
  • desenhos e modelos industriais;
  • modelos de utilidade;
  • marcas, nomes comerciais, indicações de procedência e denominações de origem;
  • repressão à concorrência desleal.

A propriedade intelectual é um gênero do qual são espécies:

  1. PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
  • Patentes de invenção;
  • Modelos de utilidade;
  • Desenhos industriais;
  • Marcas;
  • Indicações geográficas;
  • Denominações de origem.
  1. DIREITO AUTORAL:
  • Direitos do autor (copyright) e direitos conexos;
  • Programas de computador (softwares).
  1. PROTEÇÃO RESIDUAL (sui generis):
  • Cultivares;
  • Topografia de circuitos integrados.

O fluxograma abaixo permite identificar mais facilmente o âmbito de proteção de cada espécie sujeita à propriedade intelectual, bem como informa qual a legislação que rege essas modalidades:

 Sem título(Fonte: Publicações da Escola da AGU. Brasília, 2010).

Proteger a titularidade e a propriedade intelectual do seu produto é um dos principais ativos que sua startup pode ter, mas ATENÇÃO: Se você considerar a obtenção de patente ou de registro como parte de sua estratégia, deve tomar cuidado especial com a forma que apresenta e publica seu produto:

Em especial quando sua startup desenvolver uma ferramenta tecnológica (um software, por exemplo) patenteável, divulgar ao público a novidade introduzida pela sua invenção pode prejudicar o processo de obtenção de patente! 

Além da necessidade de revisar e gerenciar o modo como vai divulgar seu produto quando pretender protegê-lo com uma patente, você também deve pesar o tempo médio para a obtenção de uma patente na definição da estratégia do seu negócio. Embora o depósito de patente via internet, disponível desde 2012, tenha auxiliado para agilizar o processo de concessão, ainda se estima um prazo médio de 4-5 anos para a conclusão do processo, podendo chegar, em casos extremos, a 10 anos de espera!

Assim, logo que decidir investir na execução de sua ideia, considere uma avaliação detalhada sobre a necessidade de proteção de seu produto. Lembre-se de que a inexistência de dúvidas quanto à titularidade ou propriedade intelectual de seu produto é fundamental para a proteção dos segredos do seu negócio.

Em primeiro lugar, assegure-se de que os titulares do direito intelectual do seu produto são, de fato, os membros ativos da sua startup. Para tanto, tome precauções para que ex-sócios e ex-colaboradores não tenham direito sobre sua inovação.

Em segundo lugar, garanta que os que eventualmente se desligarem do negócio não levem consigo os direitos de seu produto. Dê especial atenção à redação do contrato social que rege sua empresa e dos contratos trabalhistas e de parceria, evidenciando a questão da propriedade intelectual.

Por fim, priorize a assinatura de acordos de confidencialidade (os chamados NDA – non-disclosure agreement). Faça com que todos os seus fornecedores, colaboradores, investidores em potencial e todos aqueles que tiverem acesso a informações relevantes de sua empresa assinem NDAs reconhecendo que os direitos de propriedade intelectual gerados a partir da relação com a startup pertencem exclusivamente à startup.